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作    者：馬梓洋   華進國內(nèi)專利事業(yè)部

發(fā)表于：《專利代理》2020年第2期

本文摘要：結合處理審查意見創(chuàng)造性答復的具體體會，以評述創(chuàng)造性的“三步法”入手，從多個角度分析論證該發(fā)明的非顯而易見性，為創(chuàng)造性的審查意見答復提供一些可行的思路。

>>>  引 言

《專利法》關于創(chuàng)造性的規(guī)定指出，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術相比，發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。

從法條可以看出，《專利法》要求一件專利申請不僅要與現(xiàn)有技術不同，而且相對現(xiàn)有技術做出了創(chuàng)造性的貢獻。但是，創(chuàng)造性的貢獻的尺度和標準在實踐中難以把握，因此，創(chuàng)造性的判斷通常存在兩個困境：

· 創(chuàng)造性是人的主觀評價，如何統(tǒng)一不同人的評判標準。

· 如何避免“事后諸葛亮”，在評價創(chuàng)造性時，專利可能已經(jīng)發(fā)明了多年，那么如何還原發(fā)明創(chuàng)造的過程，客觀評價專利的創(chuàng)造性。

在判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點時，根據(jù)《專利審查指南》（2020 版）（以下簡稱《審查指南》）的規(guī)定，通常按照三個步驟（下稱“三步法”）進行。“三步法”的本質(zhì)是回溯了發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的過程，其三個步驟與發(fā)明人做出發(fā)明的過程是相類似，因此，在一定程度上解決了上述兩個困境。但是“三步法”的三個步驟是環(huán)環(huán)相扣、緊密聯(lián)系的，筆者在使用“三步法”邏輯論證創(chuàng)造性答復時，往往陷入機械式的運用中，容易將“三步法”的三個步驟割裂開來，從而無法客觀的評價創(chuàng)造性。

下面筆者將結合實際工作中的一些經(jīng)驗，提供論述創(chuàng)造性答復過程中的一些思路，供大家探討、指正。其中，在《專利法》法條中，發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性高度有所區(qū)分，但在實踐過程中，尤其在無效階段，發(fā)明與實用新型的創(chuàng)造性尺度越來越趨于一致，因此，本文主要以發(fā)明為例，闡述發(fā)明創(chuàng)造性答復過程中的思路。 

>>>  從最接近的現(xiàn)有技術入手

最接近的現(xiàn)有技術作為現(xiàn)有技術的代表，在“三步法”中的一個作用是用于與發(fā)明進行對比，確定發(fā)明相對現(xiàn)有技術做出的創(chuàng)新點；另一個作用是作為重塑發(fā)明創(chuàng)造的起點存在。

換言之，最接近的現(xiàn)有技術是朝著發(fā)明邁出第一步的起點，本領域技術人員自此起點出發(fā)才會最容易、最有希望到達我們所探討的發(fā)明創(chuàng)造① 。因此在答復過程中，如果發(fā)現(xiàn)審查意見中的最接近的現(xiàn)有技術不是貼近發(fā)明人發(fā)明創(chuàng)造實際過程中的現(xiàn)有技術，從這個角度進行答復，無疑能夠增加答復創(chuàng)造性的說服力。

在詳細介紹之前，借鑒EPO申訴委員會提出的一種分析方法，可以為我們的答復提供一些啟示。

EPO申訴委員會提出的分析方法：能會方法（could-would approach），即關鍵不是本領域技術人員通過修改或改變最接近的現(xiàn)有技術能（could）得到本發(fā)明，而是本領域技術人員在解決所存在的技術問題的時是否期待會（would）這樣做。

進一步而言，技術上的可行性及無障礙只是滿足再現(xiàn)性的必要條件，而不是斷定達到顯而易見的充分條件。因此，在判斷顯而易見性時，應當充分分析本領域技術人員對于引入?yún)^(qū)別技術特征達到解決技術問題的目的是否存在合理的預期。

采用逆向思維解析，在某些情況下，如若最接近的現(xiàn)有技術和區(qū)別技術特征結合無法獲得發(fā)明的技術方案、存在技術障礙或存在相悖發(fā)明的發(fā)明構思的指引方向，本領域技術人員在面對所存在的技術問題時，應當不存在在最接近的現(xiàn)有技術的基礎上引入?yún)^(qū)別技術特征達到解決技術問題的目的的合理預期。

下面將以此角度入手，基于本人實際代理工作中 遇到的幾種情況，進行詳細闡述。

· 第（1）種情況

最接近的現(xiàn)有技術 D1 與本發(fā)明要解決的技術問題無關或不存在某種內(nèi)在聯(lián)系。具體而言，從 D1 與本發(fā)明的領域、用途、目的綜合考慮，若現(xiàn)有技術所關注的技術問題和發(fā)明要解決的技術問題無關或無內(nèi)在聯(lián)系，則本領域技術人員不可避免地從一開始就陷入困境，難以根據(jù)D1獲得調(diào)整或改造的邏輯指引，因而 D1 客觀上并未提供通向本發(fā)明的有效路徑。

· 第（2）種情況

D1與現(xiàn)有技術結合，事實上并不能獲得本申請的技術方案。具體而言，D1與本申請可能看似技術手段相似或相同，但工作原理不同，如若以 D1 為最接近的現(xiàn)有技術，無法結合現(xiàn)有技術獲得發(fā)明的技術方案，則說明本領域技術人員難以以 D1 作為基礎獲得本發(fā)明，也不是指引獲得本發(fā)明最有希望的起點，同樣談不上存在合理的預期，因此就沒有技術啟示。

· 第（3）種情況

如果 D1 中的多個技術特征之間緊密聯(lián)系、相互依存，通過協(xié)同作用共同解決同一個技術問題、產(chǎn)生關聯(lián)的技術效果，此時，D1也應當作為一個整體來考慮。

具體到一種情況，假設 D1 與區(qū)別技術特征結合，需要犧牲 D1 整體方案中的其他技術特征。此時，應當考慮作為本領域技術人員是否有動機去刪除其他技術特征，而引入?yún)^(qū)別技術特征。若伴隨著技術的發(fā)展，考慮到 D1 的技術領域、用途、發(fā)明構思等，本領域技術人員通常不會輕易刪除其他技術特征，而去結合區(qū)別技術特征。此時，D1與現(xiàn)有技術結合存在一定的障礙，也就沒有技術啟示。

具體到另一種情況，假設特征A是D1為解決其所提出的技術問題的關鍵所在，屬于D1的發(fā)明構思關注的關鍵技術特征。由此，在D1的基礎上進行改進時，本領域技術人員通常不會采用區(qū)別特征替代特征A，此時，利用區(qū)別技術特征代替特征 A 達到解決技術問題的目的不存在合理的預期，也就沒有技術啟示。

· 第（4）種情況

第（4）種情況同第（3）種情況，假設 D1 與現(xiàn)有技術D2結合，D2公開的某技術手段與其整體技術方案密不可分，通常難以機械地將其從整體技術方案中孤立出來，再結合到另一種以不同的方式或結構工作、運行的現(xiàn)有技術 D1 中，此時，也難以有技術啟示。

>>>  從發(fā)明實際解決的技術問題入手

《審查指南》指出發(fā)明實際解決的技術問題為“三步法”中第三步中的技術啟示尋找確立了方向，也是在最接近現(xiàn)有技術的基礎上重塑發(fā)明的推動力。但是，在審查實踐中，審查意見往往弱化實際解決技術問題的確定過程，將重點放在“三步法”的第三步，因此，若發(fā)明實際解決的技術問題認定錯誤或出現(xiàn)偏差，會影響到第三步中是否有技術啟示的判斷。

下面將以此角度入手，通過實際工作中的幾種情況進行說明。

· 第（1）種情況

第（1）種情況為確定發(fā)明實際確定的技術問題，不應帶有為解決技術問題提出的技術思路、技術手段以及引入相應技術手段的指引。

《審查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 節(jié)的修改中，明確了區(qū)別技術特征所達到的技術效果是要在要求保護的發(fā)明所達到的效果，才能夠根據(jù)此技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。具體而言，如果沒有分析區(qū)別技術特征在發(fā)明中所達到的技術效果，直接在確定發(fā)明實際解決的技術問題中帶有解決技術問題提出的技術手段或指引，則實質(zhì)上是技術手段和技術手段的比對。假若現(xiàn)有技術中的技術手段和本發(fā)明中所采用的技術手段相同，那么會武斷認為現(xiàn)有技術給出了技術啟示，而不會考慮區(qū)別技術特征在本發(fā)明和現(xiàn)有技術中所起的作用是否相同，容易陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。

· 第（2）種情況

在第（2）種情況的審查意見中經(jīng)常出現(xiàn)所確定的技術問題為上位化概念的問題，具體而言，技術問題是基于技術效果確定，而發(fā)明實際在某個較小范圍（下位概念）產(chǎn)生優(yōu)于現(xiàn)有技術的技術效果。審查員將技術問題上位化，從而導致體現(xiàn)不出發(fā)明相較于現(xiàn)有技術的優(yōu)點。因此，答復過程中，可以基于區(qū)別技術特征給發(fā)明帶來的相較于現(xiàn)有技術的優(yōu)點，確定合理的發(fā)明解決的技術問題，從而抓住問題的本質(zhì)。

· 第（3）種情況

第（3）種情況為對發(fā)現(xiàn)技術問題的難易程度的考量。如果現(xiàn)有技術中長時間存在某種缺陷，但直至申請日仍沒有認識到導致該技術缺陷的技術問題所在，使所屬領域技術人員不能以解決該技術問題為目的針對性改進，則意味著所屬領域技術人員不具備改進現(xiàn)有技術的動機，也就沒有技術啟示。

>>>  從現(xiàn)有技術是否給出技術啟示的角度出發(fā)

“三步法”的第三步，包括了對現(xiàn)有技術公開的事實的認定過程，也包括基于事實進行的法律適用以判斷是否有技術啟示的過程。因此，相比于第一步和第二步更容易具有主觀性。

具體而言，技術啟示實質(zhì)就是本領域技術人員對現(xiàn)有技術做出改進的動機，而何為改進的動機，即是本領域技術人員能夠獲得利好，進一步而言是能夠獲得改進的技術效果。所以，如果現(xiàn)有技術給出能夠獲得改進的技術效果，則現(xiàn)有技術存在前述的技術啟示。

（1）本發(fā)明相對最接近的現(xiàn)有技術D1，具有區(qū)別技術特征，其余對比文件沒有公開區(qū)別技術特征，且區(qū)別技術特征也不是公知常識，則現(xiàn)有技術并未給出相關技術啟示。進一步而言，現(xiàn)有技術沒有揭示區(qū)別技術特征，也就沒有揭示通過對現(xiàn)有技術改進能夠獲得的技術效果，因此，不存在技術啟示。

（2）本發(fā)明相對最接近的現(xiàn)有技術D1，具有區(qū)別技術特征，其余對比文件公開了區(qū)別技術特征，但其余對比文件中相關技術特征在其技術方案中的作用與區(qū)別技術特征在本申請中的作用不同。由于區(qū)別技術特征在現(xiàn)有技術中所起的作用不同，意味著對現(xiàn)有技術的改進獲得技術效果沒有合理的預期，則現(xiàn)有技術并未給出相關技術啟示，使得本領域技術人員沒有動機將區(qū)別技術特征應用于現(xiàn)有技術 D1 中，以解決其存在的技術問題。

（3）基于該角度，應關注以下情況，即當區(qū)別技術特征被分別公開于不同（多個）的現(xiàn)有技術（對比文件）中，但現(xiàn)有技術中沒有給出將上述區(qū)別技術特征相互結合解決發(fā)明實際解決的技術問題的技術啟示，因此對比文件的結合不足以否定創(chuàng)造性。原因是審查意見忽視了技術特征之間的關系，將完整的技術手段割裂，出現(xiàn)技術特征碎片化的現(xiàn)象，將散落于不同現(xiàn)有技術中的零散技術特征或僅僅是技術特征簡單拼湊在一起，而不考慮碎片化的區(qū)別技術特征之間相互關聯(lián)在發(fā)明中所達到的技術效果，從而認為存在技術啟示。

（4）對于《專利法》第 26 條第 3 款和第 22 條第3款混淆的情況，即本領域技術人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的技術方案，并不必然在現(xiàn)有技術的情況下能夠得到發(fā)明的技術方案。換言之，是否有能力這么做和是否有充分把握確實這樣做是不同邏輯，存在事后諸葛亮的嫌疑。②

具體到一種情況中：如果一項發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術存在區(qū)別技術特征，且區(qū)別技術特征是本領域技術人員在眾多技術手段中可能采取的一種手段。本領域技術人員在最接近的現(xiàn)有技術的基礎上為解決某一技術問題可能采取多種技術手段，而本發(fā)明的技術手段并非是多種技術特征中必然選擇的一種，那么在判斷是否有技術啟示時，不能簡單地得出本發(fā)明不具有創(chuàng)造性的結論。

具體到另一種情況中：如果所屬領域技術人員因?qū)е氯毕荽嬖诘脑虮姸喽y以找到，致使不清楚區(qū)別技術特征與克服缺陷之間是否必然存在關系，則所屬領域技術人員不會有動機這么去做，也就沒有技術啟示。換言之，在技術角度上，解決技術問題的技術手段是簡單的，但是本領域技術人員不清楚該技術手段與克服缺陷之間是否必然存在關系，從而無法對將區(qū)別技術特征引入現(xiàn)有技術后能夠克服缺陷產(chǎn)生合理預期。

（5）發(fā)明構思一旦提出，會指引發(fā)明人選取具體的技術手段對現(xiàn)有技術進行改造以解決其存在的技術問題，從而完成發(fā)明創(chuàng)造。具體到專利文件，發(fā)明構思是指發(fā)明人對自身所認識到的現(xiàn)有技術（往往是背景技術中記載）中存在的缺陷提出的解決思路。③

假設D1與D2結合，這種結合不應該違背D1和/或D2的發(fā)明構思。在判斷能夠?qū)2公開的技術特征應用于 D1 時，應當首先考慮二者在發(fā)明構思方面的差異是否帶來技術結合的障礙。

（6）某些發(fā)明創(chuàng)造，對于所屬領域技術人員而言，在申請日前，可以借鑒的現(xiàn)有技術信息相對較少，或者對技術問題和技術手段缺乏成熟的認識（例如，僅僅揭示籠統(tǒng)的概念），需要更多的探索、思考和嘗試，這種發(fā)明創(chuàng)造的因為缺乏現(xiàn)有技術的教導和對所做改進成功預期而需付出創(chuàng)造性的勞動。答復審查意見中，可以按照技術問題→技術原理→技術手段重塑研發(fā)歷程，并舉證申請日前對于涉及相關技術的現(xiàn)有技術，從而證明在最接近的現(xiàn)有技術的基礎上，需要付出《專利法》意義上的創(chuàng)造性勞動才能實現(xiàn)，并不是容易想到。

（7）從現(xiàn)有技術是否具有相反的技術教導的角度，論述現(xiàn)有技術不存在技術啟示。如果現(xiàn)有技術中具有相反的技術教導，則本領域技術人員不具備改進現(xiàn)有技術的動機。

>>>  結  語

以上提供了一些撰寫創(chuàng)造性答復的思路，但需要注意的是，部分審查意見及答復中，對于“區(qū)別技術特征在發(fā)明中的技術效果”“合理的預期”重視程度不夠，導致“本領域技術人員”的能力認定、“顯而易見”的判斷在實踐中缺乏標準，并容易將“三步法”的三個步驟割裂開來。筆者認為，答復審查意見中，重視區(qū)別技術特征的技術效果，并引入“合理的預期”，貫穿“三步法”的邏輯論證中，創(chuàng)造性的評價將更為客觀。

參考資料：

① 李越,馮濤,鄒凱,李瑛琦,倪曉紅.問題導向下的我國創(chuàng)造性評判標準研究[J].審查業(yè)務通訊,2017(3):1-17.

② 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會.專利復審委員會案例詮釋—創(chuàng)造性[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2016.

③ 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會.以案說法—專利復審、無效典型案例指引[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2018.

擁有多年的知識產(chǎn)權專業(yè)服務經(jīng)驗，研發(fā)經(jīng)驗，以及知識產(chǎn)權的管理和事務經(jīng)驗。擅長為機電、光電等不同領域企業(yè)提供專利檢索分析、專利代理、專利復審。先后處理了大量專利申請、答辯，并在專利挖掘、布局和培訓等方面積累了豐富的經(jīng)驗，可為客戶提供高質(zhì)量的知識產(chǎn)權服務。